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听首例声音商标案代理律师讲声音商标审查标准

原创2018-04-28 黄义彪 卢敏 知产力

作者|黄义彪  卢敏 北京观永律师事务所


(本文系知产力获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)


(本文5384字,阅读约需10分钟)



2013年修订《商标法》在第八条增加了声音商标的类型。修订法实施当日即有105件声音商标的注册申请提出。截至本文写作之时,商标局受理的声音及其组合商标注册申请共计719件。截至2017年底核准注册22件,其中获得注册的全部为商标局直接核准,尚未闻司法判决的“声音”。


4月27日,北京知识产权法院对(2016)京73行初3203号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标驳回复审案作出当庭宣判,判决认定:


腾讯公司提交的证据亦可以证明,诉争商标经腾讯公司的长期、大量使用已经具有较高知名度与影响力。


诉争商标可注册服务项目的范围,应在互联网行业模式发展的背景下,综合考虑其指定使用的具体服务项目、商标的知名度与影响力等因素予以确定。综合前述因素可以认定,诉争商标在全部指定使用的服务项目上均具有显著性。


诉争商标的声音整体上在其指定使用的服务项目上能够起到标识服务来源的功能,被告认定其不具备显著性缺乏事实和法律依据,本院予以纠正。


作为我国首例人民法院受理并作出判决的声音商标行政确权案,人民法院对声音商标审查的司法观点首次在该判决中得以完整体现。


2014年5月4日,腾讯科技(深圳)有限公司(下称腾讯公司)向商标局提出“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标的注册申请,指定使用在第38类“电视播放、信息传送”等服务上。商标局和商评委均认定申请商标缺乏显著性,商评委还认为:申请商标“较为简单,缺乏独创性,仅为软件包含的标示某一功能的声音,缺乏显著性,注册申请予以驳回。针对驳回决定,腾讯公司提起诉讼,北京知识产权法院经过充分审理后作出以上判决,撤销了商评委的被诉决定。


作为该案的诉讼代理人,我们结合对首例声音商标案判决的个人解读,就声音商标审查涉及的相关问题,提出一些浅见。


声音商标,是由乐音、非乐音、人声、自然界声音或其组合构成,能够通过听觉以区分商品或服务来源的标志。一般认为,由文字、图形、数字及其组合构成的标志属于传统商标;三维标志、颜色组合和声音商标为非传统商标。就标志本身而言,传统商标的可注册性审查体现在《商标法》第十条和第十一条中,即“合法性”和“显著性”,此两项同样也适用于非传统商标。此外,非传统商标还存在一些“非传统”的审查内容,《商标法》第十二条即是对三维标志的“非功能性”规范。声音商标作为非传统商标的一员,同样存在自身特点。



本文认为,以声音作为商标,应符合显著性、合法性和非功能性三个要件。


由于声音商标的合法性审查与传统商标审查基本一致。2013年修订《商标法》在第十条第一款第(一)项针对声音增加规定:同中华人民共和国国歌、军歌等相同或者近似的不得作为商标使用。因此,本文主要就声音商标的显著性和非功能性做出论述。


显著性


商标的基本功能在于区别商品或者服务的来源,显著性是标志可作为商标注册的基本条件。《商标法》第十一条从消极的角度对商标显著性进行规定:


下列标志不得作为商标注册:


(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;


(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;


(三)其他缺乏显著特征的。


前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。


以上条款体现了三种有关显著性的情形:


第一,与指定商品有关的固有显著性。即第十一条第一款第一、二项涉及的情形,通用名称和直接描述性的标志不具备商标的固有显著性,不应获得注册;


第二,与指定商品无关的固有显著性。即第十一条第一款第三项涉及的其他缺乏显著特征的情形。


第三,使用获得显著性。即第十一条第二款涉及的情形,不具备固有显著性的标志经过使用产生显著性后可以取得商标注册;


固有显著性包含标志区分商品来源的区别特征标志本身应具有的识别特征两种情形。上述第一项和第二项是针对标志与所指定商品或服务的关系而言的,即标志不能与指定商品或服务存在密接联系或直接就是商品和服务的通用名称。而第三项规定则涉及到标志本身的识别性问题。在腾讯声音商标案中,商标局、商评委亦是引用第十一条一款三项“其他缺乏显著特征的”驳回的注册申请。


在腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案判决中,北京知识产权法院认为:


“对于声音商标是否具有显著性的判断,除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外,即应考虑指定使用的商品或服务、相关公众的认知习惯及指定使用商品或服务所属行业的实际情况等因素外,还应结合声音商标声音的时长及其构成元素的复杂性等因素,综合考察其整体在听觉感知上是否具有可赶到识别作用的特定节奏、旋律、音效,从而对其可否起到区分商品或服务来源的作用作出判断。”


显然,在声音商标显著性判断上,腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案判决综合考虑到:商标和指定商品或服务的关系、相关公众的认知习惯、指定商品或服务所属行业实际情况、声音标志本身的特点等不同与传统商标显著性的判断因素。


我们认为,声音商标显著性审查涉及识别性、区别性、易辨性三方面的判断


01
识别性


《商标法》第十一条第一款第三项的“其他缺乏显著特征的”应理解为仅就标志本身是否便于作为商标识别而言,如过于简单的线条、基本的几何图形等。由于过于简单,相关公众通常不会将其作为商标看待。与之相关,《商标法》第九条规定:“申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别”;《商标法》第十一条第二款对于经使用获得显著性也作出了“经过使用取得显著特征,并便于识别的规定。该款通过“并”字连接,对显著性的获得提出了两项要求,一是取得显著特征(区别性),二是便于识别(识别性)。比起传统商标,声音商标的识别性判断显得更加必不可少。



社会公众传统的认知中,一般没有将声音作为商标识别的经验和习惯。因此通常不会自然的将声音作为商标看待并加以识别。在我国,由于声音商标是2014年5月实施修改后《商标法》规定的新商标类型,缺乏已有的社会认知基础。除非特定声音经过长期广泛使用,否则相关公众尚难以将声音与某个特定的产源相联系。在腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案中,北京知识产权法院即认为:“一般情况下,声音商标需经过长期使用才能取得显著特征。”腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音之所以能成为一个典型的声音商标,重要的原因是该声音简明易辨且经过腾讯公司在QQ软件中长期和大量的使用,QQ软件的活跃用户达到近十亿之众,社会公众听到该声音会自然联系到腾讯公司的产品和服务,从而产生区别产源的作用。


作为非传统商标,声音商标的显著性主要体现在声音标志本身的识别性判断上,即社会公众是否会将一个特定声音作为商标看待。并且,声音标志的识别性通常只能在长期使用的基础上形成,这也是声音商标通常不存在被抢注的原因。和文字、图形等要素构成的传统商标的拟制识别性不同,声音商标的识别性需要使用事实和使用的效果加以证明,一般情况下,没有使用就没有识别性意义上的显著性。


02
区别性


与传统商标一样,可获得注册的声音标志也不能与指定商品具有密切关联,不能是指定商品的通用声音或仅仅描述商品功能、型号、特点的声音。前者如轮船汽笛声指定使用在船舶上,后者如牛的叫声指定使用在乳制品上。


在腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案中,“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音与其指定服务“电视播放、新闻社、提供在线论坛等服务没有任何内在联系,既不是通用声音也没有描述性。


此外,声音商标的显著性是通过注册之前在特定商品或服务上使用事实获得的,由此带来的一个问题是,声音商标指定使用的商品中包含的未实际使用部分是否应准予注册,亦或是仅限于实际使用的范围核准。我们认为,在声音标志经使用取得显著性后,没有实际使用的指定商品、服务同样应获得注册。使用产生的效果是克服声音作为商标识别性的障碍,在该声音标志同时也与指定商品没有内在密切联系的情况下已经具备符合了《商标法》第十一条的显著性要求。经使用产生显著性后,无论是传统商标还是声音商标,其核准商品、服务的范围均不以实际使用为限。事实上,目前我国已经取得注册和通过初审公告的声音商标其核准使用商品、服务的范围也均大于申请注册前的使用范围。


03
易辨性


声音商标的另一个显著性要求是应当简短、易辨。既不能过于简单到无法作为一个单独有特征的声音识别,也不能过于冗长。声音过于复杂和冗长不便于相关公众的辨别记忆,国外典型声音商标注册例也都是比较简短鲜明的声音,一般在三四秒之间。我们认为,超过十秒甚至几十秒的声音会造成辨别上的障碍,相关公众通常不大可能长时间集中精力辨别一个声音,这也不符合相关公众一般注意力的审查标准。


在易辩性方面,北京知识产权法院在腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案中也给出了判断:


“本案诉争商标虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成且整体持续时间较短,但诉争商标包含六声“嘀”音,且每个“嘀”音音调较高、各“嘀”音之间的间隔时间短且呈连续状态,诉争商标整体在听觉感知上形成比较哄快、连续、短促的效果,具有特定的节奏、音效,且并非生活中所常见,因此,其并不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。”


声音商标与显著性有关的另一个问题是,语音朗读是否属于声音商标的一种表现形式。对此我们的观点是否定的。目前我国一些获得注册的声音商标是由一段较长的音乐加语音朗读组合而成,语音中或直接朗读了商标的文字名称或朗读了申请人的字号名称。严格地讲,该类商标属于声音加文字的组合商标。语音朗读应当作为文字商标对待,否则,任何文字商标都可以通过朗读记录进行声音商标注册,如此就混淆了文字商标和声音商标界限,文字商标在广播电台进行广告宣传是否属于商标的使用也成疑问了。


非功能性


功能性与商标的显著性是相互独立的可注册性审查要件。即使具备了商标显著性,如果申请商标具有功能性也不应给予注册。


功能性排除是国际上保护声音商标国家和地区的通行做法,即审查声音商标的可注册性除了“显著性”“合法性”以外,还应对“非功能性”问题做出审查。同样作为非传统商标,我国《商标法》第十二条对三维标志做出了功能性排除的规定:“以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。”


同理,对于声音标志而言,仅由商品或服务自身性质产生的声音、为获得技术效果必需的声音赋予商品或服务实质价值的声音即属于功能性声音,也不应予以注册。


在腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案中,商评委认为:“申请商标的声音仅为软件包含的标示某一功能的声音,在案证据不能证明申请商标经使用起到区别服务来源的作用。”


笔者认为,由于将“标示某一功能的声音”与“起到区别服务来源作用”相联系,商标评审委员会的上述认定更倾向于“描述性”认定而非“功能性”认定。


事实上,2013年修订的《商标法》中并没有声音商标的功能性排除的规定,在商标局制定的《声音商标形式和实质审查标准(试行)》以及2016年12月新版的《商标审查审理指南》中,也均没有声音商标“功能性”排除的规定,此为我国现行商标法规范方面的不足之处。


在腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案中,诉争商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”,是QQ软件上的默认提示音。软件上的提示音确实是软件的一项功能,但“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”的声音并不是由任何功能决定的必须如此的声音。另一方面,诉争声音也不存在表述软件质量、功能、用途等问题,与描述性缺显也没有关系。虽然信息提示本身是一项功能,但信息提示的方式多种多样,声音之外还存在画面提示、震动提示等多种选择,声音提示本身也存在多种不同声音的选择,“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音与指定服务之间显然没有任何必要的功能性联系。与此类似的声音商标注册案例中,作为电话来电提示音使用的“诺基亚电话铃声”,已经在第9类、第12类、第25类、第35类、第38类、第42类多个商品类别获得商标注册,iPhone手机铃声等电话铃声的注册也表明,电话、软件程序中的提示音和声音商标的功能性没有内在关联。



虽然目前商标法体系中尚没有声音商标功能性判断的相关规定,但功能性的声音显然不应作为商标注册,否则就会妨碍正常的技术使用空间和技术进步。对此,腾讯“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标案判决也给予了明确认定:


“另外还需要指出的是,诉争商标的声音虽系QQ软件在运行过程中新消息传来时的提示音,但该提示音系人为设定,亦非该软件运行过程中所必然带来的结果,不属于功能性声音。”


功能性认定的典型案例是:1994年哈雷戴维森公司(HARLEY- DAVIDSON)向美国专利商标局申请注册哈雷摩托排气声音为商标。在市场调查中,90%以上的相关公众听到此声音都能与申请人的哈雷摩托建立联系。专利商标局认为该排气声音具备商标显著性,但发出注册公告后有九家企业提出了异议,认为该声音是使用V型双缸发动机时必然出现的声音,虽然由于哈雷摩托率先独家使用此种发动机导致该声音产生了显著性,但其他企业的摩托车一旦使用相同结构的发动机也必然会出现申请商标的声音,因此该声音标志具有功能性。经过6年的诉讼,哈里戴维森公司最终于2000年撤回了该声音商标的申请。可见,功能性和区分商品来源的显著性是声音商标注册审查中相互独立的审查要件。

 

由于我国声音商标注册审查的司法实践刚刚开始,目前也未有侵犯声音商标专用权的民事纠纷发生,其中涉及的相关问题可能尚未完全呈现,有待进一步分析研究,本文提出浅见仅供参考。


商标燃藜·京知法院|QQ“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标驳回复审案判决书


(本文仅代表作者个人观点,与知产力无关)


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